Webinar Marketing 4.0
Impedir que terceros utilicen o registren marcas que sean iguales o confusamente similares a la suya es clave para mantener una marca fuerte. Contamos con muchos años de experiencia en la presentación y defensa de oposiciones y en el asesoramiento en materia de infracción de marcas. Cuando surge un conflicto o un posible conflicto, podemos asesorarle sobre la solidez de su posición, tanto si es usted la parte que pretende interponer la acción, como si se encuentra en la posición de tener que defender una acción, o amenaza de acción, por parte de un tercero.
Adoptamos un punto de vista pragmático en nuestras relaciones y, siempre que sea apropiado, intentaremos resolver los asuntos contenciosos de forma amistosa y satisfactoria para el cliente, con el fin de evitar el coste y la incertidumbre que conlleva un procedimiento de oposición totalmente impugnado o una acción judicial formal por infracción de marca. En el caso de una supuesta infracción de una de sus marcas, podemos preparar y enviar una carta de “cese y desistimiento” a la otra parte con vistas a lograr una resolución del asunto sin necesidad de llevarlo a los tribunales. En los casos en que se inicie una acción judicial formal, gestionaremos el proceso de litigio en su nombre y le proporcionaremos el apoyo adecuado.
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La presente decisión demuestra la importancia de asegurarse de que las pruebas presentadas durante el procedimiento de oposición de marca son pertinentes. En particular, esta decisión subraya la necesidad de demostrar el uso de la marca invocada entre una clase relevante de personas en la fecha pertinente.
El 11 de marzo de 2020, Little Hare Gin Company Limited (en adelante, “la solicitante”) solicitó el registro de una marca británica para una serie de logotipos desarrollados para una serie de productos y servicios, entre los que destaca “gin”, incluido en la clase 33.
El 26 de junio de 2020, Harrogate Distillery Ltd T/A Whittaker’s Gin (en lo sucesivo, “el oponente”) formuló oposición contra la solicitud de marca del solicitante, alegando que ello equivalía a una usurpación de su propia marca, que también incluía la imagen de una liebre y había sido registrada para “gin” en la clase 33 antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca del solicitante.
El oponente argumentó que su marca había estado en uso en todo el Reino Unido desde 2015 y desde entonces había acumulado una reputación y buena voluntad entre el público del Reino Unido. El oponente dijo que creía que el solicitante se beneficiaría injustamente de su fondo de comercio y que, por lo tanto, la solicitud de marca impugnada constituía una usurpación de la marca del oponente.
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Una reciente resolución de oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) pone de relieve la importancia de contar con pruebas de uso de buena calidad.1 La oposición de la empresa petroquímica Total SA a una marca de dispositivo visualmente similar fracasó por todos los motivos menos uno. Según la UKIPO, ello se debió principalmente a la debilidad de sus pruebas. Y ello a pesar de que la UKIPO reconoció que la filial británica de Total gastó casi 39 millones de libras esterlinas en marketing y publicidad entre 2006 y 2014 y que su logotipo se había utilizado ampliamente desde su adopción en 2003. El caso pone de relieve el importante papel que desempeñan unas pruebas de uso exhaustivas y precisas en una oposición eficaz.
El examinador de la UKIPO encontró defectos en las pruebas de uso de Total debido a su falta de especificidad. No se aportaron cifras de volumen de negocios ni facturas, ni indicación alguna del alcance del uso de su marca en el Reino Unido con respecto a determinados productos y servicios. Según el examinador, diversos materiales promocionales aportados por Total, que de otro modo habrían resultado útiles, quedaban desvirtuados por no estar fechados o carecían de pertinencia, al quedar fuera del período relevante. En consecuencia, se desestimó la reivindicación de uso efectivo de Total para una serie de productos y servicios y la oposición sólo pudo proseguir respecto de aquellos para los que IKON ya había admitido el uso.
¿Qué falla en su análisis de la competencia?
Inicio> Recursos> ComentariosNo hay abucheos para Monster Energy en las oposiciones de marcasFecha: 3 de junio de 2019Por razones que no son inmediatamente evidentes para el que escribe, las bebidas energéticas se han vuelto cada vez más populares entre los jóvenes: los jóvenes de 10 a 18 años en el Reino Unido consumen más de estos brebajes cargados de cafeína y azúcar en promedio que los jóvenes en otros países europeos, según una encuesta realizada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
No es de extrañar, por tanto, que los principales actores del mercado de las bebidas energéticas protejan ferozmente sus marcas; por ejemplo, Monster Energy lucha por mantener el monopolio no sólo de su marca Monster Energy, sino también de todas las marcas que contienen la palabra “monster”. Sin embargo, esto no siempre sale bien, como atestiguan los recientes fracasos ante el Tribunal General (europeo) y la OPI británica.
En el asunto ante el Tribunal General entre Monster Energy Company y la EUIPO (T-274/17), la empresa estadounidense se opuso al registro de una marca con el logotipo MONSTER DIP (que se muestra a continuación) para productos y servicios de las clases 2, 37 y 40, incluidas las pinturas, los preparados de revestimiento y la pintura de vehículos. Ninguno de los productos estaba relacionado con bebidas energéticas.
